Posted on

Własność intelektualna (IP) w dzisiejszych zglobalizowanych i innowacyjnych gospodarkach ma olbrzymią wartość. IP jest również ważna w przypadku typowych kontraktach w branży MedTech takich jak np. umowy o współpracy w zakresie badań i rozwoju, produkcji czy umów dystrybucyjnych. Umowy te, zawierane często z partnerami zagranicznymi, zazwyczaj zawierają klauzule mające spowodować, że strony umowy poddadzą ewentualny spór pod rozstrzygnięcie w drodze mediacji lub arbitrażu.

Nie ma wątpliwości, że klauzule arbitrażowe mają istotny wpływ na uregulowanie ochrony praw własności intelektualnej. Specyfika i skomplikowanie branży MedTech powoduje, że wiele firm nawiązuje bliską współpracę, która ma przyczyniać się do rozwoju badań i projektowania innowacyjnych produktów lub usług. Takie umowy o współpracy często przewidują, że patent uzyskany w wyniku takiej współpracy stanowi współwłasność partnerów tworzących projekt lub należy on do jednego partnera, a pozostałym udzielona zostaje licencja na korzystanie z wynalazku na bardzo korzystnych warunkach (lub nawet bezpłatnie). Trzecim najczęstszym rozwiązaniem jest ustalenie w umowie o współpracy przy projekcie badawczo-rozwojowym, że jego wyniki zostaną zaimplementowane u poszczególnych partnerów, którzy na własną rękę uzyskają dla nich ochronę patentową.

Np. w sytuacji, gdy partner posiadający ochronę patentową pozywa innego partnera z powodu naruszenia tego patentu, pozew ten może posiadać różną jurysdykcję w zależności od tego gdzie wytwarzane i sprzedawane są produkty wynikające z tego naruszenia. W takim przypadku klauzula arbitrażowa w umowie o współpracy umożliwia pozwanemu partnerowi na wszczęcie postępowania arbitrażowego na neutralnym gruncie. Pozwoli to rozwiązać spór dotyczący korzystania z naruszonych patentów, wycofanie pozwu i uregulowanie wzajemnych roszczeń finansowych. Z drugiej strony postępowanie arbitrażowe może pomóc wyegzekwować posiadane prawa własności intelektualnej oraz uniknąć kosztownych i czasochłonnych tradycyjnych postępowań sądowych i ryzyka związanego z decyzjami wydanymi przez sądy krajowe w różnych krajach.

Powyżej opisany scenariusz jest typowy dla sporów dotyczących naruszenia patentów oddawanych pod rozstrzygnięcie trybunałowi arbitrażowemu. Osią tych postępowań często są:

  • patenty wytworzone w wyniku wspólnych prac badawczo-rozwojowych lub przypadki ulepszeń patentów stworzonych podczas tych prac,

  • naruszenie umów licencyjnych na korzystanie z patentu np. poprzez jej zmodyfikowanie, rozszerzenie na inne produkty lub korzystanie z niej po wygaśnięciu,

  • sytuacja w której jeden z partnerów uważa, że nie musi uiszczać opłat licencyjnych z uwagi na nieważność patentu, lub wykorzystywanie rzekomej nieważności patentu jako obrony przed zarzutem naruszenia patentu.

Inne ważną zaletą arbitrażu jest poufność arbitrażu, pod warunkiem, że umowa przewiduje możliwość przeprowadzenia arbitrażu w warunkach zapewniających poufność. Rozprawa arbitrażowa obejmuje tylko strony, natomiast rozprawa sądowa o naruszenie patentu lub inne postępowania w sprawie własności intelektualnej często odbywają się przy udziale publiczności (którą mogą być np. potencjalni konkurenci).

Arbitraż oferuje również stronom wybór składu, który umożliwia do wyłonienia panelu arbitrów z różnych specjalizacji. Ponadto, arbitraż daje większe szanse na prawidłowe przedstawienie argumentów na poparcie swoich tez i w efekcie może dostarczyć bardziej sprawiedliwe rozstrzygnięcie.

Ponadto z uwagi na odpowiedni dobór arbitrów w sporach dotyczących kwestii naukowych wytworzonej własności intelektualnej trybunał arbitrażowy często przejawia większe doświadczenie i zrozumienie materii niż sąd w tradycyjnym postępowaniu sądowym.

Kolejnym ważnym aspektem jest znacznie krótszy czas potrzebny do rozstrzygnięcia sporu w porównaniu z tradycyjnym postępowaniem sądowym. Fakt ten potwierdza grupa robocza w WIPO (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej), która wskazuje że stosowanie arbitrażu w sporach dotyczących własności intelektualnej trwa zazwyczaj ok. 6 -12 miesięcy.

Oczywiście arbitraż jest też tańszy niż postępowanie sądowe. Co więcej, z uwagi na to że w arbitrażu można uregulować wszystkie powstałe między stronami spory często jedno postępowania arbitrażowe jest znacznie tańsze niż kilka równoległych postępowań sądowych.

Chociaż arbitraż w sprawach własności intelektualnej ma wiele zalet, ważne jest również, aby zrozumieć jego ryzyko. Dlatego przede wszystkim:

  1. Starannie wybierz miejsce arbitrażu i instytucję arbitrażową. Powinieneś wziąć pod uwagę: liberalność miejsca arbitrażu w odniesieniu do arbitrażu w sprawach własności intelektualnej, poufność postępowania arbitrażowego oraz dostępność środków zabezpieczających.

  2. Uwzględnij w umowie szeroką klauzulę arbitrażową. Ważne jest, by odpowiednio ją sformułować. Dla przykładu możesz w niej skierować „wszystkie spory wynikłe z umowy lub pozostające z nią w związku, w tym roszczenia odszkodowawcze i roszczenia wynikające z ochrony własności intelektualnej” do postępowania arbitrażowego.

  3. Szczegółowo ustal w umowie kwestie dotyczące własności intelektualnej, zwłaszcza gdy przedmiotem jej jest projekt badawczo-rozwojowy. Określ umowne prawa i obowiązki stron oraz ich (obecnych i przyszłych) podmiotów powiązanych w obszarze patentów i dostępu do nich. Zdefiniuj warunki, które mogą mieć różne znaczenie w różnych prawach patentowych – na przykład sytuację która uprawnia stronę do bycia współwłaścicielem patentu – jurysdykcje krajowe różnie do tego podchodzą.

Jeśli masz wątpliwości jak zabezpieczyć swoje prawa własności intelektualnej w umowie skontaktuj się z naszym zespołem ds. prawa korporacyjnego na office@ipsolegal.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *