Pod koniec stycznia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), wydał długo oczekiwany wyrok w sprawie Sky przeciwko SkyKick. Wyrok uściślił szereg kwestii związanych z rejestracją znaków towarowych oraz uspokoił właścicieli znaków towarowych, którzy utrzymali ich szeroką ochronę.
Klasyfikacja nicejska
Międzynarodowy system, znany jako klasyfikacja nicejska jest wykorzystywany przez urzędy ds. własności intelektualnej krajów Unii Europejskiej do klasyfikowania znaków towarowych. Zgłoszenie znaku towarowego musi określać najbardziej odpowiednią klasę lub klasy towarów i / lub usług. Istnieje 45 klas – 34 dla towarów i 11 dla usług. Specyfikacje dla każdej z klas mogą zawierać szereg terminów, często składających się z setek słów.
Właściciele marek często ubiegają się o rejestrację znaku towarowego w odniesieniu do towarów i / lub usług, które aktualnie mają w swojej ofercie oraz tych, które zamierzają wprowadzić do oferty w przyszłości. Prowadzi to do sytuacji w której wnioskodawcy zgłaszają szeroko znaki towarowe obejmując jednocześnie kilka lub kilkadziesiąt klas.
Sky vs SkyKick
Stan faktyczny
W 2016 r. brytyjski gigant medialny i telekomunikacyjny Sky Limited wniósł pozew przeciwko SkyKick, amerykańskiej firmie IT świadczącej usługi przetwarzania w chmurze dla przedsiębiorstw zarzucając jej naruszenie pięciu (czterech znaków towarowych Unii Europejskiej i jednego znaku towarowego UK) zarejestrowanych znaków towarowych Sky Limited.
Sky Limited ma zarejestrowane znaki towarowe w takich klasach jak, np. „instalacja, konserwacja lub aktualizacja sprzętu komputerowego” (klasa 37), „projektowanie i rozwój sprzętu i oprogramowania komputerowego” (klasa 42) i „oprogramowanie komputerowe umożliwiające wyszukiwanie danych” (klasa 9 ). Zarejestrowane znaki towarowe obejmują również towary takie jak „karty kredytowe” (klasa 16) i „usługi administracyjne dla przedsiębiorstw” (klasa 35), które nie wydają się istotne dla działalności Sky Limited.
SkyKick argumentował, że działał na innym rynku niż Sky, tj. dostarczał oprogramowanie komputerowe dla biznesu, a nie rozrywki. Ponadto monopol Sky Limited na „Sky” jest zbyt szeroki i obejmuje wiele branż w których nie działa Sky Limited obejmując towary i / lub usługi, które nigdy nie zostaną wprowadzone do oferty. Na tej podstawie SkyKick wniosła powództwo wzajemne domagając się unieważnienia znaków towarowych Sky ze względu na to, że:
- specyfikacje towarów i / lub usług obejmujące znaki towarowe Sky Limited są niejasne i nieprecyzyjne,
- firma Sky działała w złej wierze, ponieważ nigdy nie zamierzała używać zarejestrowanych znaków towarowych Sky, ani nie miała żadnego komercyjnego interesu w korzystaniu z nich.
Wysoki Sądzie!
W 2018 r. sąd brytyjski odrzucił pozew Sky, ale przekazał TSUE pytania dotyczące prawa dotyczącego ważności znaku towarowego (pełny wyrok tutaj). Krótko mówiąc, sąd brytyjski uznał, że jeśli znaki towarowe Sky są ważne (co uzależnione jest od orzeczenia TSUE), SkyKick je naruszył.
Opinia Rzecznika Generalnego
Evgeni Tanchev Rzecznik Generalny TSUE opublikował swoją opinię (pełna opinia tutaj) dotyczącą wydania orzeczenia w sprawie w trybie prejudycjalnym. Rzecznik uznał, że znaki towarowe dla „oprogramowania komputerowego” lub podobne ogólne warunki są nieważne z powodu sprzeczności z porządkiem publicznym, ponieważ umożliwiają osiągnięcie pozycji absolutnego monopolu, który nie może być uzasadniony jakimkolwiek interesem handlowym właściciela znaku towarowego. W opinii Rzecznik Generalny uznał również, że brak zamiaru używania znaku dla określonych towarów i / lub usług może w niektórych okolicznościach stanowić wyraz złej wiary.
Opinia Rzecznika Generalnego zmieniła zasady gry, ponieważ wskazywała na wsparcie dla marek wschodzących i jednocześnie zwiększoną presję na znane już marki, by ponownie rozważyły strategie rejestrowania swoich znaków towarowych.
Wyrok
29 stycznia 2020 TSUE nie podzielił opinii Rzecznika Generalnego i orzekł, że znaku towarowego nie można uznać za nieważny jedynie z powodu tego, że brak jest jasności i precyzji w określeniach oznaczających towary lub usługi objęte rejestracją znaku towarowego. Wyjaśnił również, że ogólne terminy, takie jak „oprogramowanie komputerowe”, nie były tak szerokie, aby były sprzeczne z porządkiem publicznym, zauważając, że koncepcji „porządku publicznego” nie można rozumieć jako odnoszącej się do cech samego zgłoszenia, takich jak jasność i precyzja określeń użytych do oznaczenia towarów lub usług objętych rejestracją, niezależnie od cech oznaczenia, o którego rejestrację wniesiono. TSUE dodał jednocześnie, że wygaśnięcie prawa właściciela wspólnotowego znaku towarowego można stwierdzić, w przypadku gdy w okresie pięciu lat znak towarowy nie był rzeczywiście używany na właściwym terytorium w odniesieniu do towarów lub usług, dla których był zarejestrowany.
Ponadto TSUE orzekł, że znak towarowy może zostać unieważniony z powodu złej wiary, gdy zgłaszający składa wniosek o znak towarowy na określone towary i/lub usługi „nie w celu konkurowania w sposób uczciwy, lecz z zamiarem naruszenia, w sposób niezgodny z uczciwymi obyczajami, interesów osób trzecich lub z zamiarem uzyskania, nawet bez odniesienia się do konkretnej osoby trzeciej, wyłącznego prawa w celach innych niż cele związane z funkcjami znaku towarowego ”. W opinii TSUE takie określenie złej wiary tylko częściowo unieważnia znak towarowy – w odniesieniu do konkretnych towarów i / lub usług.
Podsumowanie
Przed publikacją wyroku TSUE oczekiwano, że wywrze on spory wpływ na właścicieli rozpoznawalnych marek, ograniczając zakres ochrony zapewnianej przez znaki towarowe i wymagając od właścicieli tych marek zrewidowania strategii rejestracji znaków towarowych. Jednak de facto TSUE konstytuuje przyjętą strategię szeroko zakrojonej ochrony znaków towarowych.
Chociaż brak zamiaru używania unijnego znaku towarowego dla określonej klasy towarów i / lub usług jest sam w sobie niewystarczający, aby stwierdzić złą wiarę, właściciele marek mogą napotkać trudności w odniesieniu do rejestracji znaków towarowych obejmujących bardzo szeroki zakres towarów i / lub usług, chyba że odpowiednio udowodnią realizowaną strategię handlową.
W przypadku pytań lub wątpliwości co do tego zagadnienia prosimy o kontakt z naszym zespołem na office@ipsolegal.